Il marchio internazionale


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  1. Il marchio internazionale
  2. L'accordo di Madrid
  3. Il protocollo di Madrid
  4. Coordinamenti Accordo e Protocollo
  5. Come ottenere la registrazione internazionale di un marchio nazionale

Il marchio internazionale

Il marchio internazionale - rispetto ai singoli depositi nazionali - consente una semplificazione delle procedure ed una riduzione dei costi.
Anziché presentare tante domande di marchio quanti sono i Paesi interessati è sufficiente, infatti, presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'amministrazione competente del Paese di origine (per un'impresa italiana tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Il costo, inoltre, è meno elevato rispetto a quello da pagare nel caso di singoli depositi nazionali.
Il marchio internazionale è regolamentato da due normative: l'Accordo di Madrid ed il Protocollo di Madrid.
All'Accordo di Madrid, concernente appunto la registrazione internazionale dei marchi, aderiscono solo alcuni Paesi europei ed extraeuropei; avendolo ritenuto altri di scarso interesse e, soprattutto, economicamente svantaggioso.
Per superare questa limitazione, è stato adottato il Protocollo di Madrid che, avendo un maggior numero di Stati aderenti, offre nuove e più ampie opportunità di tutela. Ratificato dallo Stato italiano il 17 gennaio 2000 - ed entrato in vigore il 17 aprile 2000 - consente al titolare di un marchio italiano di estendere il proprio segno distintivo italiano nonché le registrazioni internazionali già esistenti (ed ottenute ai sensi dell'Accordo di Madrid) anche agli Stati aderenti al Protocollo.
Con il Regolamento n. 1992/2003 del 27 ottobre 2003, il Consiglio dell'Unione ha reso operativa l'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid.
Le nuove norme consentono, pertanto, ai richiedenti ed ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, consentoni ai titolari di registrazioni internazionali, ai sensi del protocollo di Madrid, di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario.

 
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L'accordo di Madrid

La registrazione in sede internazionale può essere concessa a condizione che il marchio sia stato già registrato nel Paese di origine del titolare.
E' considerato Paese di origine, secondo criteri disposti in ordine gerarchico:

  • il Paese dell'Unione dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine,
  • il Paese dell'Unione dove il depositante abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine,
  • il Paese della nazionalità del depositante qualora questi sia cittadino di un Paese dell'Unione.

Per ottenere un marchio internazionale occorre anche che il marchio sia stato concesso (registrato) nel Paese di origine. Ne conseguono evidenti svantaggi per quei Paesi (come Inghilterra e Stati Uniti) nei quali la fase di registrazione di un marchio è piuttosto lunga e complessa.
I Paesi nei quali è prevista una fase di esame successiva al deposito del marchio e precedente alla sua registrazione, possono rifiutare la registrazione del marchio entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale.
La registrazione internazionale è subordinata al pagamento di una tassa di base fissa e di una tassa complementare, sempre fissa, per ciascun Stato designato e per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.
La registrazione internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo, se il marchio nazionale, per un qualsiasi motivo (per esempio, a seguito di un'azione di nullità o di decadenza introdotta prima della scadenza dei 5 anni), viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Soltanto alla scadenza dei 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta a norma dell'Accordo, è svincolata dalle vicende che attengono alla registrazione nazionale di base.
La lingua ufficiale dell'Accordo di Madrid è il francese.

 
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Il protocollo di Madrid

Con riferimento all'individuazione del Paese di origine, il Protocollo ha abolito la gerarchia esistente tra i tre criteri di individuazione previsti dall'Accordo. Detti criteri sono diventati alternativi uno all'altro nel senso che il titolare del marchio può scegliere fra di essi.
Ai fini della registrazione internazionale di un marchio, il Protocollo richiede che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine. E' venuta perciò meno la necessità di essere titolari di una registrazione di base, essendo sufficiente il mero deposito della domanda di marchio.
Al momento della ratifica è possibile estendere da 12 a 18 mesi il termine per opporre il rifiuto della registrazione. Inoltre, il termine di 18 mesi può essere prorogato di ulteriori 7 in caso di opposizione.
Gli Stati aderenti possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato; tuttavia non può essere superiore a quanto l'Ufficio Marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata (per un marchio nazionale) direttamente presso quell'Ufficio.
Nell'ipotesi di attacco centrale (o alla registrazione di base) è possibile depositare, entro 3 mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli Stati designati tranne, appunto, il Paese di origine (nel quale la registrazione di base è stata invalidata). Nell'ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione internazionale (o dell'eventuale estensione territoriale posteriore) e verrà mantenuta la priorità di cui, eventualmente, beneficiava la registrazione internazionale radiata. La conversione consente, perciò, agli Stati aderenti al Protocollo di evitare l'effetto domino che l'attacco centrale determina sulla protezione internazionale del marchio nel caso dell'Accordo di Madrid.
Il Protocollo di Madrid prevede una più ampia possibilità di scelta linguistica, avendo adottato quali lingue ufficiali sia l'inglese che il francese.

 
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Coordinamenti Accordo e Protocollo

Il Protocollo e l'Accordo di Madrid sono distinti e possono trovare applicazione contemporanea, congiunta o separata. A seconda degli Stati designati, infatti, le domande di registrazione internazionale possono essere disciplinate: dal solo Accordo, dal solo Protocollo, dal Protocollo e dall'Accordo insieme.
Se gli Stati designati nella domanda di registrazione internazionale fanno parte unicamente dell'Accordo di Madrid, la domanda sarà disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dell'Accordo. Al contrario, se la designazione interessa Paesi aderenti al solo Protocollo di Madrid, la relativa domanda di registrazione internazionale sarà disciplinata dalle disposizioni di quest'ultimo.
Più complessa è la disciplina qualora la designazione riguardi Paesi membri di entrambi i trattati.
La clausola di salvaguardia (art. 9 sexsies del Protocollo) fissa, per gli Stati aderenti al Protocollo ed all'Accordo la prevalenza delle disposizioni del secondo, impedendo, pertanto, applicazione del Protocollo.
Esempio: domanda di registrazione internazionale, basata su di un deposito italiano, che designi Portogallo, Polonia, Svizzera e Svezia. Con riferimento ai primi 3 Stati si applicheranno le norme dell'Accordo (che prevale sul Protocollo) mentre per quanto riguarda la Svezia si applicheranno le regole del Protocollo.
La ratifica e l'entrata in vigore in Italia del Protocollo di Madrid dovrebbe, pertanto, rilanciare la registrazione internazionale dei marchi - meno richiesta dopo l'entrata in vigore del marchio comunitario - soprattutto con riferimento a quegli Stati quali Giappone, Inghilterra, Paesi Nordici, in relazione ai quali, in passato, si provvedeva al deposito del marchio presso il rispettivo Ufficio marchi e brevetti.

 
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Come ottenere la registrazione internazionale di un marchio nazionale

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, quale Paese di origine, occorre presentare, presso una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, distintamente per marchio, i seguenti documenti:

  1. Una domanda redatta su carta bollata da € 14,62.
  2. Formulario OMPI in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo scelto come segue. Se la domanda riguarda: a. Solo Paesi che aderiscono all'Accordo, è necessario utilizzare per il deposito il Formulario MM1, disponibile solo in lingua francese; b. Solo Paesi che aderiscono al Protocollo, è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM2, disponibile in lingua inglese e francese;c. In parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo, è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM3, disponibile in lingua inglese e francese. 
  3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 14,62 corredata dall'attestazione di versamento di € 34,00 sul conto corrente postale n. 82618000 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara" qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda. In alternativa è possibile autocertificare la qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista. 
  4. Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio di base non superiori a cm 8 X 8. 
  5. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 82618000 intestato all' Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara.
  6. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI.
  7. Attestazione di versamento di € 35,00 per rilascio copia semplice del verbale di deposito oppure attestazione di versamento di € 38,00 per rilascio copia autentica oltre ad una  marca da bollo da € 14,62. 
 
 
 
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